In einem Widerspruchsverfahren stützte sich der Widersprechende auf die eingetragene ältere Wortmarke „Dorzo“. Die Inhaberin der angegriffenen jüngeren Marke erhob die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung trug der Widersprechende vor, dass seine Lizenznehmerin mit der Marke erhebliche Umsätze erzielt habe. Seine Lizenznehmerin habe die Marke in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung des Bundespatentgerichts wie folgt benutzt: „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“.
Die Marke „Dorzo“ wurde dementsprechend im geschäftlichen Verkehr mit Zusätzen benutzt. Die benutzte Bezeichnung wich somit von der eingetragenen Marke ab. Gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Der kennzeichnende Charakter einer eingetragenen Marke wird dann nicht verändert, wenn die angesprochenen Verkehrskreise das abweichend benutzte Zeichen nach seinem Gesamteindruck noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzen, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sehen (vgl. u.a. BGH GRUR 2013, 840 Rn. 20 – PROTI II m.w.N.). Wenn – wie hier – die eingetragene Marke mit Zusätzen verwendet wird, so ist von einer rechtserhaltenden Benutzung (noch) auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die jeweiligen Bezeichnungen als getrennte – und damit eigenständige – Kennzeichen wahrnehmen. Sieht der Verkehr dagegen die verwendeten Zeichen als unselbständige Bestandteile eines neuen einheitlichen Zeichens an, verwendet der Markeninhaber den darin enthaltenen Bestandteil, der als Marke eingetragen ist, nicht rechtserhaltend.
Der Widersprechende hatte insbesondere damit argumentiert, dass die eingetragene Marke „Dorzo“ in den verwendeten Bezeichnungen „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ eine selbständig kennzeichnende Stellung behalte, was für die Benutzung der eingetragenen Marke durch die verwendeten Bezeichnungen ausreichen würde.
Nach Ansicht des Verfassers behält die Marke „Dorzo“ in den verwendeten Bezeichnungen in der Tat eine selbständig kennzeichnende Stellung (vgl. dazu u.a. Ströbele/Hacker, zu § 9 Rn. 452 ff. m.w.N.), so dass – bei hier gegebener Warenidentität – eine Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen Marke „Dorzo“ und den verwendeten Zeichen „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ gegeben wäre.
Der BGH hat zu diesem Argument ausgeführt, dass die Rechtsfigur der selbständig kennzeichnenden Stellung nur im Verletzungsfall zu prüfen sei. Für die Markenbenutzung in abweichender Form sei die selbständig kennzeichnenden Stellung jedoch irrelevant sei. Es käme vielmehr darauf an, ob die eingetragene Marke in dem benutzten Gesamtzeichen (einge-tragene Marke + Zusätze) als „eigenständiges Kennzeichen“ wahrgenommen werde. Dies sei hier nicht der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise nähmen die Bezeichnungen „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ als einheitliche Kennzeichen wahr. Zum einen seien die Bezeichnungen durch einen Bindestrich miteinander verknüpft. Zum anderen sei das hochgestellte „®“ nicht hinter Widerspruchsmarke „Dorzo“, sondern hinter den Gesamt-Bezeichnungen angebracht worden. Dies weise auf eine einheitliche Kennzeichnung hin und spreche gegen die Annahme von zwei Zeichen. Der Verkehr entnehme der Beifügung des Zusatzes „®“ zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gebe. Da somit der Verkehr die eingetragene Marke in den verwendeten Gesamtbezeichnungen nicht als eigenständiges Kennzeichen wahrnehme, werde durch die verwendeten Gesamtbezeichnungen der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert. Daher habe der Widersprechende eine Benutzung seiner eingetragenen Marke nicht glaubhaft gemacht mit der Folge, dass der Widerspruch zurückzuweisen sei.
Fazit: Bei der Benutzung einer eingetragenen Marke im geschäftlichen Verkehr sollten Zusätze möglichst vermieden werden. Vorsicht ist insbesondere bei der Hinzufügung von weiteren Wortelementen geboten, wohingegen die Hinzufügung von Bildelementen den kennzeichnen-den Charakter einer eingetragenen Wortmarke wohl eher nicht verändert (siehe dazu Ströbele/Hacker, zu § 26, Rn. 163 ff.). Der vorliegende Fall wäre nach Ansicht des Verfassers wohl anders entschieden worden, wenn der Widersprechende bzw. seine Lizenznehmerin die eingetragene Marke im geschäftlichen Verkehr wie folgt benutzt hätte:
„Dorzo® Vision“. In diesem Falle würden die angesprochenen Verkehrskreise die eingetragene Marke nach Ansicht des Verfassers auch in dem Gesamtzeichen als „eigenständiges Kennzeichen“ wahrnehmen. Sollte auch das zusätzliche Wort – hier: „Vision“ – als Marke eingetragen sein, so würde es sich anbieten, die beiden Marken im geschäftlichen Verkehr wie folgt zu benutzen: „Dorzo® Vision®“. Dann nehmen die angesprochenen Verkehrskreise beide Marke als jeweils eigenständige Kennzeichen wahr (vgl. dazu u.a. BGH GRUR 2014, S. 662 ff., Rn. 25 – Probiotic; BGH GRUR 2013, S. 840 ff., Rn. 35 – PROTI II).
