Der Leitsatz dieser Entscheidung besagt, dass eine Verletzung jedenfalls dann vorliegt, wenn die Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind und die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen. Einer Patentverletzung stehe nicht entgegen, dass eine Vorrichtung normalerweise anders bedient wird und die Abnehmer deshalb von der patentverletzenden Lehre regelmäßig keinen Gebrauch machen.
Aus dieser Formulierung wird den Verletzungsprozessen häufig abgeleitet, dass die Vorrichtung nicht sämtliche Merkmale des Anspruchs erfüllen müsse, sondern es ausreiche, dass die Merkmale bei der angegriffenen Vorrichtung sei es auch durch geringfügige Änderungen herbeigeführt werden könnten. Insbesondere bei Computern, Kommunikationseinrichtungen und ähnlichem ist dies häufig der Fall.
Dieser Interpretation hat nun das Landgericht Mannheim in einer Reihe von gleichliegenden Urteilen (Az. 2 O 200/15, Urteil vom 21 Februar 2017) einen Riegel vorgeschoben. Die vom Bundesgerichtshof formulierte zentrale Voraussetzung einer Patentverletzung, nämlich die Möglichkeit der Nutzung der patentgemäßen Lehre durch die angegriffene Ausführungsform sei nicht gegeben, wenn der betreffende Gegenstand abgeändert werden müsse. In Abgrenzung zu der Entscheidung des BGH-Rangierkatze genüge es für die Verletzung nicht, dass ein angegriffener Gegenstand erst umgebaut oder die Einstellungen der Funktionalität geändert werden müssten. Würden die Merkmale eines Patents erst nach einer Umgestaltung eines Gegenstands verwirklicht, so liege bis dahin keine Verletzung, sondern lediglich eine Gefährdung des Patents vor. Eine solche Gefährdung sei aber für den Patentinhaber nur dann angreifbar, wenn eine Begehungsgefahr vorliege und ernsthafte und greifbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich der Benutzer in naher Zukunft rechtswidrig verhalten, also die Umbauten vornehmen werde. Liege eine solche Begehungsgefahr hingegen nicht vor, sei für einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch kein Raum. Der zweite Fall einer möglichen Abwehr der Patentgefährdung liege in dem Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung. Wenn aber auch deren Voraussetzungen nicht vorlägen, und die Umgestaltung oder der Umbau nicht durch eine selbstverständliche und sogenannte Allerweltszutat verwirklicht werde, könne der nicht verletzende Gegenstand, der nur durch einen Umbau zu einem verletzenden werden könne, nicht angegriffen werden.
Die Entscheidung des BGH Rangierkatze kann also nicht dazu dienen, die Grenzen der mittelbaren Patentverletzung und des vorbeugenden Unterlassungsanspruchs auf solche Gegenstände zu erweitern, die eines Umbaus oder einer Umgestaltung oder einer Umprogrammierung bedürfen und also im ausgelieferten Zustand nicht verletzend sind.
In gleicher Weise hat sich das OLG Düsseldorf mit einem ähnlichen Sachverhalt befasst. Dort hat das OLG Düsseldorf, Urt. v. 19. Februar 2015 – I-15 U 39/14 bei einer TV-Sat Box die Klage abgewiesen, in der eine Software enthalten war, die zu einer Anspruchsverwirklichung hätte führen können. Die Software war jedoch nicht aktiviert und es hätte einer Abänderung der Vorrichtung bedurft, um sie zu aktivieren.
