1. Der BGH hatte in der Rechtssache „Da Vinci“ über die Frage des Bestehens eines Vertragsstrafenanspruchs der Inhaberin der Unions-Wort-/Bildmarke 005631304 („Da Vinci“) zu entscheiden. Die Klägerin war Inhaberin von insgesamt 12 eingetragenen deutschen Marken und Unionsmarken, die jeweils die Namen berühmter Künstler trugen. Die Marken waren jeweils für eine Vielzahl unterschiedlicher Waren und Dienstleistungen eingetragen. Die Klägerin hatte die Beklagte unter Hinweis auf die Unions-Wort-/Bildmarke 005631304 („Da Vinci“) abgemahnt, weil diese auf der Internethandelsplattform eBay eine Salzlampe unter der Bezeichnung „Davinci“ anbot. Die Beklagte beendete unverzüglich nach dem Erhalt des Abmahnschreibens sämtliche Angebote und Auktionen und gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Kurz danach stellte die Klägerin fest, dass unter zwei Artikelnummern bereits beendete Angebote der Beklagten für eine der streitgegenständlichen Davinci-Lampen weiterhin auf eBay aufgerufen und eingesehen werden konnten. Die Angebote waren nur einsehbar, wenn nach der jeweiligen Artikelnummer gesucht wurde. Nach Aufforderung der Klägerin ließ die Beklagte die beendeten Angebote löschen. Im Anschluss forderte die Klägerin von der Beklagten die Zahlung einer Vertragsstrafe, deren Zahlung die Beklagte ablehnte. Das LG Düsseldorf und das OLG Düsseldorf lehnten einen Anspruch der Klägerin ab. Die gegen das Berufungsurteil gerichtete Revision wies der BGH mit seiner Entscheidung vom 23.10.2019 ebenfalls zurück.
2. Der I. Zivilsenat stellt in seiner Entscheidung zunächst fest, dass die Frage, ob die Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus § 339 S. 2 BGB i.V.m. einem Unterlassungsvertrag rechtsmissbräuchlich sei, sich gemäß § 242 BGB nach den allgemeinen Grundsätzen von Treu und Glauben richte. Dabei sei im Rahmen einer Gesamtwürdigung zu prüfen, ob das Verhalten des Abmahnenden vor, bei und nach der Abmahnung den Rückschluss rechtfertige, dass die Geltendmachung der Vertragsstrafenansprüche gegen Treu und Glauben verstoße (Tz. 6).
3. Den Grundsätzen von Treu und Glauben, so der I. Zivilsenat weiter, könne es widersprechen, wenn der Inhaber eines Kennzeichenrechts sich auf eine nur formale Rechtstellung berufe. In Fortführung der „Classe E“-Entscheidung (z.B. GRUR 2001, 242) und der „Goldbären“-Entscheidung (z.B. GRUR 2015, 1214) führt der I. Zivilsenat aus, dass von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtstellung auszugehen sei, wenn ein Markeninhaber kumulativ
4. Diese Voraussetzungen sah der I. Zivilsenat im zu entscheidenden Fall als erfüllt an. Die Klägerin habe neben der Klagemarke weitere 11 Marken für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Branchen angemeldet. Ein Konzept zur Nutzung der Marken sei nicht ersichtlich (Tz. 9 ff.).
In der Entscheidung „Classe E“ (z.B. GRUR 2001, 242, 244) hat der I. Zivilsenat hinsichtlich des ernsthaften Benutzungswillens bereits ausgeführt, dass es sich hierbei um eine allgemeine Schutzvoraussetzung für das Entstehen eines Markenrechts handelt, das sich aus dem Wesen der Marke als ein Unterscheidungszeichen ergäbe. Der Benutzungswillen müsse unabhängig von der 5-jährigen Benutzungsschonfrist des § 25 Abs. 1 MarkenG bzw. des Art. 18 Abs. 1 UMV vorliegen. Die Benutzungsschonfrist stelle lediglich eine widerlegbare Vermutung für einen solchen Benutzungswillen dar. Erforderlich sei von Anfang an ein genereller Benutzungswille des Rechtsinhabers, die Marke als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder der Benutzung durch einen Dritten – im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung – zuzuführen. Ein solcher genereller Benutzungswille sei somit z.B. auch bei Werbeagenturen oder Markendesignern gegeben, die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung Marken kreieren, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen.
Der I. Zivilsenat präzisiert nun in seiner Entscheidung vom 23.10.2019 (Tz. 9), dass den Markeninhaber in einem solchen Fall eine gesteigerte sekundäre Darlegungslast treffe. Er müsse die hinter der Markenanmeldung stehende Überlegungen schildern und die jeweils entfalteten Vermarktungsbemühungen und die hierbei erzielten Erfolge im Rahmen des Zumutbaren offenlegen.
5. Dieser Obliegenheit war die Klägerin nicht nachgekommen. Erst in der Berufungsinstanz hatte sie Lizenzverträge vorgelegt, die das OLG Düsseldorf als unzulässigen neuen Vortrag im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen hatte. Entgegen der Argumentation der Klägerin oblag dem erstinstanzlichen Gericht insoweit auch keine Hinweispflicht. Denn, so der I. Zivilsenat weiter, ein gerichtlicher Hinweis sei regelmäßig entbehrlich, wenn die Partei von der Gegenseite die gebotene Unterrichtung bereits direkt erhalten habe (Tz. 14). Die Beklagte hatte bereits in ihrer Klageerwiderung substantiiert zum fehlenden Benutzungswillen der Klägerin und zum Rechtsmissbrauch vorgetragen.
6. Auch eine Vorlage der Rechtsfrage zum EuGH nach Art. 267 Abs. 3 AEUV lehnte der BGH ab, denn streitgegenständlich seien nicht Ansprüche aus einer Unionsmarke, sondern allein Ansprüche aufgrund des Unterlassungsvertrags zwischen den Parteien im Sinne des § 339 S. 2 BGB. Eine solcher Vertrag bilde einen eigenständigen Schuldgrund, auch wenn er als Reaktion auf die Abmahnung wegen einer behaupteten Verletzung einer Unionsmarke geschlossen werde (Tz. 15).
7. In diesem Zusammenhang hat der EUGH in der Rechtssache „Sky/SkyKick“ (C-371/18) am 29.01.2020 auch entschieden, dass eine Markenanmeldung, die ohne die Absicht erfolgt, die Marke für die von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, bösgläubig im Sinne des Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV erfolgt, wenn alternativ
8. Die EuGH-Entscheidung lässt einen weiten Spielraum für verschiedenste Anwendungsfälle. Dem Vorabentscheidungsersuchen des britischen High Court of Justice lag ein Rechtsstreit des Pay-TV-Anbieters Sky gegen den Software-Dienstanbieter SkyKick zugrunde. SkyKick verteidigte sich gegen den Vorwurf der Verletzung mehrerer, sich noch in der Benutzungsschonfrist befindenden Marken von Sky im Rahmen einer Nichtigkeitswiderklage mit dem Argument, Sky fehle generell die Benutzungsabsicht für die von den Sky-Marken zum Teil beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere für „Computersoftware“ und für verschiedene „Internetdienstleistungen“.
9. Eine exakte Definition des Begriffs „Bösgläubigkeit“ im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG bzw. Art. 59 Abs. 1 lit. b UMV existiert nicht. Der EuGH hat in der Entscheidung „Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth“ (z.B. GRUR 2009, 763) ausgeführt, dass grundsätzlich alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen seien. Für eine Bösgläubigkeit spräche insbesondere:
Die vom EuGH aufgestellt Liste an Indizien ist aber nicht abschließend. Als weiteres Beispiel für eine bösgläubige Markenanmeldung wurde vom EuG auch die Anmeldestrategie angesehen, sukzessiv nationale Markenanmeldungen aneinanderzureihen, ohne eine Anmeldegebühr zu entrichten und mit dem Zweck, sich eine Sperrposition zu verschaffen, um Unionsmarkenanmeldungen von identischen oder ähnlichen Zeichen durch Dritte auf der Grundlage der Priorität der nationalen Markenanmeldung zu widersprechen (vgl. EuG, Urteil vom 07.07.2016 T-82/14 – Copernicus-Trademarks Ltd/EUIPO, z.B. GRUR-Prax 2016, 373).
Der nun vom EuGH in der Entscheidung „Sky/SkyKick“ (C-731/18) aufgestellte Indizienkatalog erweitern somit den Anwendungsfall der bösgläubigen Markenanmeldung auch für den Fall der fehlenden Benutzungsabsicht des Markenanmelders.
