Zur Führung eines Patentverletzungsprozesses sind befugt:
der im Register eingetragene Inhaber des Patentes,
der ausschließliche Lizenznehmer,
der einfache Lizenznehmer unter bestimmten Voraussetzungen.
Der ausschließliche Lizenznehmer kann selbständig die Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG geltend machen. Er ist nicht auf eine Abtretung von Ansprüchen angewiesen und kann Ersatz seines eigenen, durch die Verletzungshandlungen entstandenen Schadens verlangen (ständige Rechtsprechung, vgl. z. B. BGH GRUR 2008, 896 f. – Tintenpatrone I).
Der einfache Lizenznehmer kann demgegenüber die Ansprüche aus § 139 ff. PatG nicht selbständig geltend machen. Für die Aktivlegitimation des einfachen Lizenznehmers ist es erforderlich, dass der Patentinhaber oder der ausschließliche Lizenznehmer den einfachen Lizenznehmer ermächtigen, den Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch im eigenen Namen geltend zu machen (sog. Prozessstandschaftserklärung), und die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung, Entschädigung und Schadensersatz an den einfachen Lizenznehmer abtritt. Ferner muss der einfache Lizenznehmer ein eigenes Interesse an der Durchsetzung der Ansprüche haben. Ein solches „eigenes Interesse“ des einfachen Lizenznehmers ist regelmäßig gegeben, weil ihm durch die Handlungen des Patentverletzers Umsätze entgehen können.
Im vorliegenden Fall wurde am 1.11.2011 ein „technischer Lizenzvertrag“ abgeschlossen. Aus dem Wortlaut ergab sich offensichtlich nicht eindeutig, ob die Klägerin zu 2) eine ausschließliche oder eine einfache Lizenz erhalten hatte. In dem Rechtsstreit legte die Klägerin zu 2) eine Ergänzungsvereinbarung vom 23./ 26.6.2017 zu dem „technischen Lizenzvertrag“ vom 1.11.2011 vor. Darin hieß es u. a. :
„In Klarstellung von Art. 7.1 des bestehenden Lizenzvertrages wird die H an C erteilte exklusive Lizenz an dem deutschen Teil des Europäischen Patent EP….. rückwirkend gültig ab dem 1.11.2011.“
Die für die Aktivlegitimation des einfachen Lizenznehmers erforderliche Prozessstandschaftserklärung und Abtretungsvereinbarung lag offensichtlich nicht vor. Die Aktivlegitimation der Klägerin zu 2) war dementsprechend nur dann gegeben, wenn die rückwirkende Klarstellung/Bestätigung der ausschließlichen Lizenz wirksam war. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, wäre die Klage mangels Aktivlegitimation abzuweisen.
Das OLG Düsseldorf führte hierzu zunächst aus, dass es wegen des gegenüber jedermann wirkenden Charakters einer ausschließlichen Lizenz nicht möglich sei, eine ausschließliche Lizenz durch eine spätere Vereinbarung rückwirkend in eine einfache Lizenz umzuwandeln. Ebenso sei es nicht möglich, durch eine spätere Vereinbarung eine einfache Lizenz rückwirkend in eine ausschließliche Lizenz umzuwandeln.
Eine rückwirkende Erteilung einer ausschließlichen Lizenz sei jedoch unbedenklich, wenn der Lizenznehmer sie in dem erfassten Zeitraum faktisch ohnehin im Einverständnis mit dem Schutzrechtsinhaber als solche ausgeübt und von der unter Schutz gestellten technischen Lehre Gebrauch gemacht habe. In einem solchen Fall bringe die nachträgliche „Erteilung“ einer ausschließlichen Lizenz die bereits ohnehin faktisch bestehende Sachlage letztendlich nur in Papierform. Die nachträgliche Lizenzierung entspreche dann einer nachträglichen Genehmigung der bis dahin geübten Praxis, die dem Umstand Rechnung trage, dass der Lizenznehmer faktisch ohnehin schon dieselbe Stellung gehabt habe wie später unter der Geltung des ausschließlichen Lizenzvertrages.
Diese Voraussetzungen, so das Oberlandesgericht Düsseldorf, seien im vorliegenden Fall erfüllt. Dementsprechend sei die Klägerin zu 2) seit dem 1.11.2011 ausschließliche Lizenznehmerin und damit aktiv legitimiert.
Hätte die Klägerin zu 2) hier allerdings nicht nachweisen können, dass sie faktisch schon seit dem 1.11.2011 eine ausschließliche Lizenz gehabt habe, hätte dies womöglich zur Folge gehabt, dass sie ihre Aktivlegitimation nicht hätte nachweisen können mit der Folge, dass ihre Klage abgewiesen worden wäre.
Die Lizenzgeberin in dem entschiedenen Fall hatte wohl ihren Sitz im Ausland (Japan). Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte sich somit auch mit der Frage auseinanderzusetzen, welches Recht insbesondere für die Ergänzungsvereinbarung vom 23./26.6.2017 anwendbar ist.
Für die Frage des anwendbaren Rechts ist zu unterscheiden zwischen der Einräumung einer ausschließlichen Lizenz und der Einräumung einer einfachen Lizenz.
Für die Einräumung und die Übertragung eines ausschließlichen Lizenzrechts kommt es auf das sogenannte Schutzlandprinzip an. Die Anknüpfung an das Schutzlandprinzip ist zwingend und einer abweichenden Rechtswahl der Parteien nicht zugänglich. Wenn Gegenstand der ausschließlichen Lizenz somit ein deutsches Patent oder der deutsche Teil eines Europäischen Patentes ist, so gilt für die Einräumung und die Übertragung der ausschließlichen Lizenz deutsches Recht.
Für die Einräumung und Übertragung einer einfachen Lizenz kommt es demgegenüber auf das Vertragsstatut an. Für alle seit dem 17.12.2009 abgeschlossenen Verträge ist im europäischen Rechtsraum die Rom I-Verordnung anwendbar. Für die vor dem 17.12.2009 abgeschlossenen Verträge gelten weiter die Art. 27, 28 EGBGB a. F..
Die hier in Rede stehe Ergänzungsvereinbarung vom 23./26.6.2017 wurde nach dem 17.12.2009 abgeschlossen, so dass die Rom I-Verordnung anwendbar war. Gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Rom I-Verordnung unterliegt ein Vertrag dem von den Parteien gewählten Recht. Hiervon hatten die Vertragsparteien klugerweise Gebrauch gemacht und die Anwendbarkeit deutschen Rechts vereinbart.
Hätten die Vertragsparteien keine Rechtswahl getroffen, so wäre die Frage nach dem anwendbaren Recht nach Art. 4 Rom I-Verordnung zu beurteilen gewesen. Für Lizenzverträge kommt es für die Frage des anwendbaren Rechts nach überwiegender Meinung auf das Recht am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Lizenzgebers an (vgl. Münchener Kommentar zum BGB/Martiny, Internationales Privatrecht II, zu Art. 4 Rom I-VO, Rn. 265). Wenn somit die Vertragsparteien im vorliegenden Fall keine Rechtswahl getroffen hätten, so wäre für die Ergänzungsvereinbarung vom 23.6./26.6.2007 das Recht am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Lizenzgebers maßgeblich gewesen, also japanisches Recht. Dies hätte den Beklagten die Möglichkeit eröffnet zu bestreiten, dass die Ergänzungsvereinbarung vom 23.6./26.6.2017 nach japanischem Recht wirksam gewesen sei. Dies wiederum hätte womöglich dazu geführt, dass das deutsche Gericht zur Frage der Wirksamkeit ein Gutachten nach dem ausländischen Recht hätte einholen müssen, § 293 ZPO.
Diese „Klippe“ haben die Vertragsparteien im vorliegenden Fall dadurch „umschifft“, dass sie deutsches Recht vereinbart haben (was bei solchen Vereinbarungen für Rechtsstreite in Deutschland stets zu empfehlen ist).
