Während bei real existierenden Vermögensgegenständen wie beispielsweise Grundstückseigentum die Prüfung der Eigentumsverhältnisse und der damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten selbstverständlich ist, vernachlässigen Erwerber in der Praxis oftmals Rechte des geistigen Eigentums, also insbesondere Marken- und Patenrechte, Gebrauchsmuster, Designrechte und Urheberrechte. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Rechte des geistigen Eigentums erscheinen oftmals sehr abstrakt und daher fremd und schlecht greifbar zu sein. Die Risiken sind nicht ohne weiteres präsent und verwirklichen sich mit geringerer Gewissheit. Gehört ein Betriebsgrundstück nicht dem veräußerten Unternehmen, macht sich dies in der Regel schnell bemerkbar. Der wahre Eigentümer wird gegen den (vermeintlichen) Erwerber Ansprüche geltend machen. Verletzt ein Unternehmen Rechte des geistigen Eigentums eines Dritten, ist dies oft weniger offensichtlich und bleibt gelegentlich sogar vollständig unentdeckt.
Erst in den letzten Jahren hat bei vielen Unternehmen ein Umdenken eingesetzt. Wohl auch durch den Einfluss der in den Medien häufig thematisierten Patentschlachten zwischen Marktführern im Telekommunikations- oder auch im Pharmasektor hat sich ein stärkeres Bewusstsein insbesondere für Patente und die damit verbundenen Rechtspositionen und Verwertungsmöglichkeiten entwickelt. Aufgrund dieses gestärkten Bewusstseins wird den Rechten des geistigen Eigentums neben dem Sacheigentum oder anderen Vermögenswerten im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung mittlerweile größere Bedeutung beigemessen. Oft gelingt es aber nicht, eine Due-Diligence-Prüfung sachgerecht umzusetzen. In vielen Fällen erkennen die Beteiligten erst im Laufe einer allgemeinen Due-Diligence-Prüfung, dass die IP-rechtliche Lage von erheblicher Bedeutung für die vorgesehene Transaktion sein wird. Wird dies zu spät festgestellt, lässt die erforderliche Prüfung sich oftmals nicht mehr mit dem vorgesehenen Kosteneinsatz und innerhalb der vorgesehenen Fristen bewerkstelligen. Der Mandant, der in der Regel nicht für die Koordinierung und damit die Schwerpunktsetzung bei der Due-Diligence-Prüfung verantwortlich ist, wird unangenehm davon überrascht, wenn ihm ein weiterer erheblicher Prüfungsaufwand für die Überprüfung der IP-rechtlichen Lage offenbart wird, mit dem er zunächst nicht gerechnet hatte.
Es ist deshalb wichtig, dem Themenkomplex IP-Due-Diligence in einem Due-Diligence-Verfahren von vornherein hinreichend Beachtung zu schenken und den Mandanten auf die etwaigen Konsequenzen von Versäumnissen in diesem Bereich hinzuweisen. Von Anbeginn sollten Experten aus dem IP-Bereich in die Prüfung einbezogen und diese Notwendigkeit auch mit dem Mandanten aktiv erörtert werden. Insbesondere sollte der Mandant darauf hingewiesen werden, dass er von Kosteneinsparungen in diesem Bereich nicht profitieren wird, wenn ein grundsätzliches Interesse an einer mittel- bzw. langfristigen Nutzung oder Verwertung geistiger Schutzrechte besteht oder diese Schutzrechte sogar den Schwerpunkt der Transaktion bilden.
Noch ist es eher die Regel, dass der IP-Bereich im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung lediglich am Rande berücksichtigt wird. Dabei verkennen gerade die anwaltlichen Berater, dass Expertise im Bereich IP-Due-Diligence ein wesentliches Verkaufsargument und ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber Mitbewerbern sein kann. Dies gilt umso mehr, als Transaktionen heutzutage immer häufiger in innovativen Bereichen stattfinden, die in besonderem Maße mit geistigem Eigentum verbunden sind. Um in solch einem Umfeld auf Dauer konkurrenzfähig zu sein, führt kein Weg daran vorbei, die Prüfung geistiger Eigentumsrechte mit spezialisierten Beratern und der gebührenden Sorgfaltdurchzuführen. Den technischen Schutzrechten kommt dabei eine besondere Position zu, da sie anders als sonstige Rechte des geistigen Eigentums aufgrund der Komplexität der technischen Seite oftmals besonderen Prüfungsaufwands bedürfen.
Unser Guide zu technischen Schutzrechten in der Due Diligence zeigt, wie eine professionelle IP Due Diligence zum Erfolg einer Transaktion beitragen kann.
Inhalt
Einleitung
Allgemeine Grundlagen
Vorfragen bei der Due Diligence
Grundlagen für die Prüfung von Patentportfolios
Mindestprüfungsumfang
Überprüfung bibliographischer Daten
Werthaltigkeit eigener Rechte
Sachlicher Schutzumfang
Erteilbarkeit angemeldeter Schutzrechte
Freedom to Operate und Sonstiges
Überprüfung der Schutzrechte Dritter
Lizenzverträge über technische Schutzrechte
Abeitnehmererfindungen
Insolvenz
Checkliste für Patent-DD
